２０１４年３月７日

判例航海日誌

村松　大輔

平成２５年（行ケ）第１００４８号審決取消請求事件

炭酸飲料の小出し装置事件

 

１　特許庁における手続の経緯

平成１１年３月１６日　特許出願（特願２０００-５３６６５０号）

平成２１年１月２２日　拒絶理由通知

平成２１年７月２７日　手続補正

平成２１年１２月１４日　拒絶理由通知

平成２２年３月２３日　手続補正

平成２２年４月１２日　拒絶理由通知

平成２２年１０月２０日　手続補正

平成２２年１１月１０日　拒絶理由通知

平成２３年３月１６日　手続補正

平成２３年７月８日　拒絶査定

平成２３年１１月１４日　拒絶査定不服審判請求、手続補正（本件補正）

平成２４年１０月１１日　本件補正を却下　拒絶審決

 

・本件補正前の請求項

【請求項１】

第１室と第２室を有する容器を含み、

第１室は小出しされるべき炭酸飲料を受容し、

第２室は二酸化炭素（ＣＯ２）を受容し、

少なくとも使用中には、第１室と第２室との間に開孔が設けられ、

第２室から第１室へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段が設けられ、第２室内には、二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び／又は吸着するための充填剤が配置され、充填剤が少なくとも活性炭を含み、圧力制御手段が、第１室内に大気圧より０．１～２バール過剰の圧力を与え且つ保つように設定されていることを特徴とする炭酸飲料の小出し装置。

・・・

【請求項１９】

炭酸飲料はビールであり、小出し管が容器の頂部の弁から容器の周囲の外側に延びる端部まで延び、容器が卓上に直立して延びるとき、グラスを前記端部の下方に配置することを特徴とする請求項１記載の装置。

・本件補正後の請求項

【請求項１】

第１室と第２室を有する容器を含み、

第１室は小出しされるべき炭酸飲料を受容し、

第２室は二酸化炭素（ＣＯ２）を受容し、

少なくとも使用中には、第１室と第２室との間に開孔が設けられ、

第２室から第１室へと流れる二酸化炭素の圧力を使用時に制御するための圧力制御手段が設けられ、第２室内には、二酸化炭素の少なくとも一部を吸収及び／又は吸着するための充填剤が配置され、充填剤が少なくとも活性炭を含み、圧力制御手段が、第１室内に大気圧より０．１～２バール過剰の圧力を与え且つ保つように設定されており、

炭酸飲料はビールであり、小出し管が容器の頂部の弁から容器の周囲の外側に延びる端部まで延び、容器が卓上に直立して延びるとき、グラスを前記端部の下方に配置することを特徴とする炭酸飲料の小出し装置。

 

・審決

審決は、本件補正について、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当すると認定した上で、前記第２の３記載のとおり独立特許要件違反であると判断して（同法１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項。補正が特許請求の範囲の減縮（同条４項２号）を目的とするものでなければ、独立特許要件違反による補正却下はできない。）、本件補正を却下するとともに（同法１５９条１項の規定において読み替えて準用する同法５３条１項）、補正前発明について、進歩性がないと判断して、拒絶審決をした。

 

２．争点

本件は、特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は、①進歩性の有無及び②審判における手続違背の有無である。

 

３．裁判所の判断

　本件出願に係る平成２３年７月８日付けの拒絶査定は、（中略）請求項１～１８、２１～２６、２９～３３に係る発明は特許を受けることができないとするもので、請求項１９に係る発明は拒絶査定の理由となっていない。

　平成２３年１１月１４日付け手続補正書による補正（本件補正）は、（中略）上記拒絶査定の拒絶理由を解消するためにされたもので、本件補正後の請求項（新請求項）１は、原告が審判請求書で主張しているように、本件補正前の請求項（旧請求項）１を引用する形式で記載されていた旧請求項１９を、当該引用部分を具体的に記載することにより引用形式でない独立の請求項としたものであると認められる。そうすると、新請求項１は、旧請求項１を削除して、旧請求項１９を新請求項１にしたものであるから、旧請求項１の補正という観点からみれば、同請求項の削除を目的とした補正であり、特許請求の範囲の減縮を目的としたものではないから、前記のとおり、独立特許要件違反を理由とする補正却下をすることはできない。

　また、旧請求項１９の内容は、新請求項１と同一であるから、旧請求項１９の補正という観点から見ても、特許請求の範囲の限縮を目的とする補正ではない。したがって、審決は、実質的には、項番号の繰上げ以外に補正のない旧請求項１９である新請求項１を、独立特許要件違反による補正却下を理由として拒絶したものと認められ、その点において誤りといわなければならない。

　そして、旧請求項１９は、拒絶査定の理由とはされていなかったのであるから、特許法１５９条２項にいう「査定の理由」は存在しない。すなわち、（中略）旧請求項１９である新請求項１を拒絶する場合は、拒絶の理由を通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。しかしながら、本件審判手続において拒絶理由は通知されなかったのであるから、旧請求項１９についての拒絶理由は、査定手続においても、審判手続においても通知されておらず、本件審決に係る手続は違法なものといわざるを得ない

 

　被告は、本件補正の目的は、特許請求の範囲の減縮を目的とするもの、すなわち、（中略）拒絶査定時に進歩性がないと判断された請求項に係る発明すべてについて請求項１９、２７の記載において被引用請求項に対して付加していた事項を付加したものであり、それは補正前後で請求項に記載された発明の産業上の利用分野のみならず解決しようとする課題も同一と評すべき程度の補正であるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである、と審決で認定した旨を主張する。

　しかしながら、（中略）請求項１についてみれば、本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、請求項の削除を目的にしたものであることが明らかであり、審決はそれを誤認したにすぎないものと認められるから、被告の主張を採用する余地はない。

 

４．考察

　本件は特許法１７条の２第５項各号に規定の補正の目的が争点となった。

　旧請求項１及び１９を比較すると、旧請求項１９の「小出し管」は、旧請求項１の「発明を特定するための事項」ではないことがわかる。したがって、本件補正が同法同項２号に規定の「特許請求の範囲の減縮」に該当しないことは明らかである（同号かっこ書）。

 

　しかし、裁判所は「小出し管」については言及せずに、新請求項１と旧請求項１９の記載の同一性をもって、本件補正の目的を同項１号の「請求項の削除」と判断している。

　裁判所の判断手法は、請求項に記載の発明は請求項ごとに独立したものであることを考えれば至極妥当なものであると考える。